Z laboratoriów uczelni do codziennego życia:
sposoby komercjalizacji wyników badań
Krystian Gurba *
W artykule pt. „Nauka i biznes: co każdy badacz wiedzieć powinien?” zwięźle wymienione zostały główne sposoby komercjalizacji wyników badań naukowych. Każdy z nich rządzi się jednak swoimi prawami i ma swoje jasne oraz ciemne strony, dlatego warto poznać zasady poszczególnych form współpracy naukowców z biznesem bardziej dogłębnie.
Sprzedaż oraz licencja
Prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, wzory użytkowe czy know-how mogą być przedmiotem obrotu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, wyniki działalności pracowników naukowych uczelni, które powstają w rezultacie ich pracy w uniwersytecie, należą do pracodawcy. To uczelnia będzie zatem stroną wszelkich transakcji dotyczących własności intelektualnej choć warto, żeby twórca wiedział jakie warunki komercjalizacji technologii ustalono i je aprobował.
Sprzedaż praw jako forma komercjalizacji jest zdecydowanie najprostsza i najszybsza – to właściwie jednorazowa transakcja, zupełnie jak sprzedaż samochodu. Po jej dokonaniu nie musimy już nigdy spotkać naszego kontrahenta. Podobnie przed, ale jeśli chcemy żeby nasza technologia nie znalazła się na wiele lat w pancernym sejfie, tylko została zastosowana w praktyce, warto zrobić solidne rozeznanie i poznać naszego potencjalnego partnera biznesowego.
Sprzedając prawa pozbywamy się wszelkich możliwości wpływania na to w jakim kierunku rozwijana jest technologia. Właśnie ze względu na to ustawodawca zabezpieczył twórców i właścicieli praw, zobowiązując do zawierania umów przenoszących własność dóbr intelektualnych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa sprzedaży praw do technologii jest w zasadzie nieodwracalna, ale możemy przewidzieć w niej prawo pierwokupu, jeśli nasz kontrahent będzie chciał sprzedać „naszą” technologię.
Znacznie bardziej złożonym typem umowy obrotu prawami własności intelektualnej jest licencja. Z jednej strony to „wyższa szkoła jazdy”, jeśli chodzi o transfer technologii, ale z drugiej forma dająca dużo większe pole do swobodnego kształtowania zakresu transakcji. Inaczej niż w przypadku przeniesienia prawa, umowy licencyjne wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, jedynie wtedy gdy dotyczą praw własności przemysłowej.
Zawierając umowy dotyczące transferu technologii należy upewnić się czy osoba podpisująca dany dokument ma prawo skutecznie reprezentować daną organizację. W przypadku uczelni umowy może podpisywać rektor lub osoba, która została przez niego upoważniona (powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo). W przypadku spółek łatwo można sprawdzić kto jest uprawniony do ich reprezentowania korzystając z dostępnej w internecie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ważne jest zdefiniowanie pojęć użytych w umowie, a szczególnie przedmiotu umowy licencyjnej w możliwie najbardziej konkretny sposób. Kolejną kwestią, którą trzeba ustalić jest wynagrodzenie. Najważniejsze sposoby wnoszenia opłat to zapłacona „z góry” określona kwota (ang. upfront payment), opłaty okresowe (ang. royalties) oraz opłaty wnoszone po osiągnięciu określonych wskaźników (ang. milestone payment). Częstym sposobem określania wynagrodzenia za sprzedaż technologii jest procent od sprzedaży produktów opartych na tej technologii. Niebezpieczna bywa za to zgoda na wynagrodzenie jako procent od zysków, ponieważ nie mamy kontroli nad tym jakie koszty wykaże kontrahent.
Dodatkową korzyścią dla twórców wynalazku jest ustalenie, iż będą oni doradzać partnerowi lub pomagać mu we wdrożeniu technologii – oczywiście za dodatkowym wynagrodzeniem. Sprawi to, że licencja lub sprzedaż będą pretekstem do nawiązania dłuższej relacji.
Doświadczenia wielu uczelni wskazują, że warto opracować ogólne wzory umów często używanych w transferze technologii. Po pierwsze zaoszczędzi nam to sporo czasu przy przygotowywaniu konkretnej transakcji, a po drugie będziemy mogli kontrahentowi przedstawić naszą propozycję jako pierwsi, co może być atutem w negocjacjach. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy wzór musi za każdym razem zostać dopasowany do konkretnej sytuacji.
Spółki spin-off
Zapewne spora część polskich naukowców zna już pojecie spółki spin-off. To forma komercjalizacji poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa powstałego specjalnie w celu wdrożenia innowacyjnych pomysłów lub technologii. W Polsce zwykle rozróżnia się spółki zależne organizacyjnie lub finansowo od uczelni (spin-off) oraz niezależne (spin-out).
Jeśli uczelnia nie miałaby być udziałowcem takiej spółki, konieczne jest ustalenie z nią warunków na jakich naukowiec-przedsiębiorca uzyska prawa do technologii. Coraz częściej uniwersytety są skłonne do udzielania w takich sytuacjach licencji. Zaangażowanie samej uczelni w spółkę to już bardziej skomplikowana sprawa. Zgodnie z przepisami szkoła wyższa może objąć udziały w spółce z o.o. lub akcyjnej, jedynie za pośrednictwem tzw. spółki celowej, którą powołuje rektor za zgodą senatu. Dalsze decyzje spółka celowa podejmuje już samodzielnie. Niestety niekorzystne uregulowania podatkowe sprawiają, że mimo takiej prawnej możliwości, niewiele uczelni decyduje się na wspieranie spółek spin-off. Komercjalizacja poprzez spółkę może być najbardziej dochodowa, ale kluczowe jest znalezienie zewnętrznych inwestorów, którzy umożliwią jej rozwój. Uczelnia natomiast, po nabraniu przez spółkę wartości, najczęściej sprzedaje swoje udziały.
Badania wykonywane na zlecenie firm
Alternatywą dla wynalazczości jest zaoferowanie firmom dostępu do sprzętu, i wiedzy naukowców. Możliwość powierzenia pracownikom uczelni wykonania prac badawczych to atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców, których nie stać na własne laboratoria i dla dużych firm pracujących nad zaawansowanymi technologiami wymagającymi spojrzenia eksperta. Nie da się też ukryć, że ważną rolę dla przedsiębiorców odgrywa renoma poszczególnych badaczy i samej uczelni. Z kolei dla naukowców głównym profitem jest praktyczne przełożenie dla ich badań i dodatkowe, często niebagatelne wynagrodzenie. Zyskują wszyscy, również uczelnia, która ma szansę na dodatkowy przychód połączony z optymalnym wykorzystaniem infrastruktury, która być może inaczej stałaby bezczynnie. Z tych powodów coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie wewnętrznych procedur realizowania tego typu zleceń.
Również w przypadku badań zleconych jest na co zwrócić uwagę. Po pierwsze należy dokładnie zdefiniować przedmiot umowy, czyli określić co ma zostać wykonane. Na tym gruncie powstaje najwięcej sporów. Po drugie należy ustalić do kogo mają należeć prawa do wyników badań. Czy wszystkie prawa dla firmy? Czy tylko prawa do raportu z badań? Czy własność ma zostać w uczelni, a firma otrzyma jedynie licencję? Niezwykle ważną kwestią z perspektywy każdego naukowca jest zagwarantowanie sobie możliwości użycia przynajmniej części efektów zleconych badań w publikacjach naukowych. Niestety musimy pogodzić się z tym, że w niektórych przypadkach będzie to zwykle nie do zaakceptowania przez partnera biznesowego (np. w branży farmaceutycznej czy biotechnologii), jednak zawsze warto próbować taką zgodę uzyskać.
Współpraca z praktyką poprzez badania zlecone wydaje się czasem mało znacząca, ale to szansa na wzajemne oswojenie się i nabranie zaufania między nauką i biznesem, a często pierwszy krok do bardziej złożonych wspólnych działań, na przykład realizacji dużych projektów badawczych.
Wspólne projekty badawcze
Współpraca badawcza uczelni z przedsiębiorstwami to przyszłość nauki. Już teraz bowiem sporo ważnych odkryć powstaje nie w środowisku akademickim, ale w laboratoriach firm.
W przyszłym budżecie Unii Europejskiej spory nacisk położony będzie właśnie na działania wspólne, a wiele programów będzie dostępnych tylko dla konsorcjów. Nie są one odrębnymi osobami prawnymi, raczej wieloletnimi porozumieniami zawiązanymi do realizacji konkretnych celów. Zazwyczaj poszczególne mechanizmy finansowania wymagają konkretnych zasad współpracy, jednak zawsze występuje pewien obszar swobody ustalania warunków funkcjonowania konsorcjum. Jedno jest pewne: na etapie podpisania umowy o finansowanie projektu lub czasem już przy składaniu wniosku, konieczne jest przedstawienie takiej podpisanej umowy. Wśród szeregu postanowień, które należy przedyskutować z potencjalnym partnerem, a następnie umieścić w umowie, warto wymienić:
- cel zawiązania konsorcjum,
- okres obowiązywania,
- wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – lidera oraz jego obowiązków
- sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu i podział prac,
- określenie zasad wymiany informacji, w tym postanowienia o poufności,
- sposób wykorzystania i podział praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji projektu (co do zasady zawsze własność intelektualna powinna być wyceniana na warunkach rynkowych),
- zasady decydowania o ochronie prawnej wyników projektu,
- odpowiedzialność wobec pozostałych uczestników konsorcjum, organizacji finansującej i osób trzecich.
Wspólne projekty badawcze nie są osobną ścieżką komercjalizacji, a raczej nową, bardziej rynkową formą finansowania nauki. Każdy taki projekt może jednak prowadzić do komercjalizacji i każdy wariant jest tu możliwy: sprzedaż praw firmie, licencja lub nawet powołanie spółki wspólnie z przedsiębiorcą.
Którą ścieżkę wybrać?
Nie ma uniwersalnej formy komercjalizacji. Jeśli chcemy zostawić już nasz temat badawczy i zająć się czymś zupełnie innym, warto rozważyć sprzedaż technologii lub udzielenie licencji. Jeśli zależy nam na dalszym rozwijaniu wynalazku, a dodatkowo mamy wsparcie menedżerskie i odrobinę genu przedsiębiorcy, może warto rozważyć własną spółkę spin-off. Jeśli mamy nieco czasu poza dydaktyką i badaniami własnymi, zainteresujmy firmy możliwością wykonania dla nich usług badawczych na zlecenie. Jeśli natomiast zaczynamy pracę nad technologią, która może mieć potencjał wdrożeniowy, rozważmy współpracę z przedsiębiorstwami od samego początku i wspólny projekt realizowany w konsorcjum. Jak widać opcji jest wiele i każdy naukowiec, który dostrzega wartość wychodzenia od czasu do czasu poza laboratorium, znajdzie wśród nich te najodpowiedniejsze.
* Autor jest prawnikiem, pracownikiem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz doktorantem nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
